Hold patentsøknaden hemmelig etter innlevering!

Du vet sikkert at det er avgjørende å holde en oppfinnelse hemmelig frem til en patentsøknad er innlevert. Men visste du at det også kan være lurt å holde patentsøknaden hemmelig etter innlevering?

Av Krister Mangersnes og Gro Katarina Andorsen

4. desember, 2020

Ved å utnytte muligheten til å holde patentsøknaden hemmelig etter innlevering kan du gjøre visse endringer i søknaden eller innlevere en ny søknad med prioritet i den opprinnelige. Illustrasjonsfoto av publisert patent.

Ved innlevering av en patentsøknad, vil søknaden bli «målt opp mot» alt som var offentlig kjent dagen før. Dersom en ny patentsøknad innleveres 1. januar 2021, vil altså all informasjon som er, eller har vært, offentlig tilgjengelig nyttårsaften 2020 kunne brukes ved vurdering av om søknaden beskriver en oppfinnelse som kan innvilges patent. Kriteriene som da må oppfylles inkluderer at oppfinnelsen må være ny og skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk. Med «tidligere kjent teknikk», menes offentlig tilgjengelig informasjon i form av f.eks. publiserte patentsøknader, vitenskapelige artikler, nettsider, fysiske fremvisninger på konferanser/messer og videoer på YouTube. Vi i Håmsø Patentbyrå opplever at det blant norske bedrifter er økt bevissthet om hemmelighold frem til innlevering av patentsøknad, og at færre går i «publiseringsfella» nå enn for noen år siden.

Kan holdes hemmelig i 18 måneder

Men hva med tiden etter innlevering av patentsøknad? Verdien av hemmelighold i denne perioden, er ikke like godt kjent. En patentsøknad som er innlevert Patentstyret, det Europeiske Patentverket eller et hvilket som helst annet patentverk, er hemmelig de første 18 månedene etter innlevering. I denne hemmeligholdsperioden har man mulighet for å gjøre endringer i den innleverte patentsøknaden uten å «møte seg selv i døra», men dette forutsetter at også oppfinnelsen som sådan er holdt hemmelig.

Hemmelighold gir rom for endringer …

Det er minst to grunner til at man ønsker å gjøre endringer i en patentsøknad underveis. Den første grunnen er at oppfinnelsen ofte er i en utviklingsfase ved innlevering av patentsøknaden. I løpet av hemmeligholdsfasen kan det vise seg nyttig å få inn oppdaterte detaljer, forbedrede versjoner, optimaliserte parametere etc. for oppfinnelsen i en oppdatert søknad. Den andre grunnen er at man i løpet av det første året får en første tilbakemelding fra patentverket der søknaden ble innlevert. Denne første tilbakemeldingen inneholder som oftest en samling av dokumenter/mothold som patentverket mener er relevante for vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde for oppfinnelsen. Noen ganger vil ett eller flere av disse dokumentene tydeliggjøre at man med fordel kunne ha fremhevet andre deler av oppfinnelsen og ordlagt seg noe annerledes for bedre å «navigere» rundt kjent teknikk.

… og mulighet for ny søknad innen 12 måneder

Dersom både patentsøknaden og oppfinnelsen som sådan fremdeles er hemmelig, er det mulig å innlevere en ny, oppdatert og forbedret søknad i løpet av det første året. I vårt eksempel må denne søknaden være innlevert senest 1. januar 2022. I den nye søknaden kan det kreves prioritet fra den første søknaden. Det vil i praksis si at alt i den nye søknaden som «direkte og utvetydig» kan gjenfinnes i den første søknaden, beholder den opprinnelige datoen – 1. januar 2021 – mens det som er lagt til eller endret kun nyter godt av innleveringsdatoen for den nye søknaden. Det vil si at for det nye som er lagt til i søknaden, vil dokumenter som var offentlig tilgjengelig frem til og med nyttårsaften 2021, kunne brukes for å vurdere patenterbarhet. Dersom selve oppfinnelsen er gjort offentlig kjent i mellomtiden, altså i løpet av 2021, vil oppfinnelsen som sådan være offentlig tilgjengelig informasjon som kan benyttes mot det oppdaterte innholdet i den nye søknaden. Dersom oppfinnelsen er holdt hemmelig, slipper man dette problemet, og man har langt bedre fleksibilitet med tanke på å gjøre endringer i søknaden.

Patentsøknad versjon 2.0

Hos Håmsø Patentbyrå ønsker vi at våre kunder skal få mest mulig ut av sine patentsøknader. Vi vil derfor i god tid før 12 månedersfristen for å innlevere ny søknad, for eksempel internasjonalt, med prioritet i den første søknaden, gjennomgå søknaden sammen med kunden, diskutere eventuell videreutvikling og se på førsteuttalelsen fra patentverket. Basert på denne gjennomgangen, vil søknaden noen ganger oppdateres slik at man kan gå internasjonalt med en «2.0-versjon» av søknaden. Dersom det er vesentlige endringer og forbedringer i «2.0-versjonen», vil denne senere kunne tilbakeføres til det landet, f.eks. Norge, hvor patentprosessen startet, slik at man også får nyte godt av oppdateringen her.

Solid førstesøknad er viktig!

Det kan være vanskelig å holde en patentsøknad hemmelig etter innlevering. Noen ganger er offentliggjøring av oppfinnelsen helt nødvendig for eksempel for å komme i gang med produksjon og salg. I et slikt tilfelle blir viktigheten av en solid førstesøknad enda større.

Det er mange avveininger som skal gjøres både med tanke på tidspunkt for innlevering av den første søknaden, offentliggjøring av oppfinnelsen og strategi for videreføring til andre land. Våre rådgivere har både teknisk og forretningsmessig kompetanse samt inngående kjennskap til patentlovgivning, og hjelper deg gjerne med å finne ut hva som er den beste strategien for akkurat deg, din bedrift – og din patentsøknad.

Kontakt oss – så ser vi på det sammen!

Andre innlegg

Ut i verden med patentsøknaden din?

Ut i verden med patentsøknaden din?

Du har akkurat pustet ut etter å ha mottatt den første offisielle uttalelsen fra Patentstyret, så kommer spørsmålene fra oss: Skal du utenlands? Har du gjort endringer på oppfinnelsen? Skal vi sette i gang arbeidet med PCT-søknad?