USA: Use it or lose it!

Hvis du har varemerkebeskyttelse i USA, må du kunne dokumentere at varemerket er i bruk. Hvis ikke, kan du miste beskyttelsen.

Reidun Rosså Korsberg

25 mai, 2020

USA er verdens største markedsplass. Derfor har mange både et ønske om og et behov for å beskytte varemerket sitt der. For å sikre deg enerett er det imidlertid viktig å forstå hvordan systemet virker, og ikke minst når du bør inngi en søknad.

Bruk før registrering

I Norge stiftes enerett til et varemerke enten ved registrering eller ved innarbeidelse. Det stilles ingen krav om at merket er tatt i bruk før det registreres. I USA er det annerledes. Her oppnår man rett til et varemerke ved at det tas i bruk kommersielt innenfor landets grenser, og registrering av merket kan bare skje når merket er tatt i bruk. Derfor krever varemerkemyndighetene (USPTO) at man dokumenterer denne bruken for søkte varer og tjenester før en varemerkesøknad innvilges og merket blir registrert. Før registrering er det krav om at bruk av varemerket dokumenteres for minst én vare eller tjeneste i hver Nice-klasse som søknaden omfatter.

Når en søknad er akseptert og klar for registrering vil USPTO varsle søkeren og gi en frist på seks måneder for innsending av bruksdokumentasjon, såfremt det ikke er gjort tidligere i søknadsprosessen. Deretter kan det gis inntil fem fristforlengelser på seks måneder hver for å sende inn bevis for bruk.

Bruk etter registrering

Senere er det krav om å dokumentere bruk av varemerket mellom registreringens femte og sjette år, og deretter hvert tiende år så lenge registreringen består. Registreringen kan bare opprettholdes for de varer og tjenester som det kan dokumenteres bruk for. Med andre ord – use it or lose it!

Internasjonal varemerkeregistrering (Madridprotokoll)

USA kan utpekes i en internasjonal varemerkesøknad eller etterutpekes i en internasjonal registrering. I slike utpekinger slipper man å dokumentere bruk av merket i USA før registrering, men man må til gjengjeld signere på en erklæring om at man har til hensikt å bruke merket som søkt.

Deretter gjelder fristene for å sende inn bevis for bruk mellom registreringens femte og sjette år, og videre hvert påfølgende tiår regnet fra amerikansk registreringsdato så lenge registreringen består.

Slettelseskrav fra tredjeparter på grunn av manglende bruk

I tillegg til myndighetenes krav om at bruk av varemerket dokumenteres, så kan tredjeparter også kreve registreringen slettet dersom merket ikke tas i bruk innen tre år fra registrering. Manglende bruk av merket slik det er registrert i tre sammenhengende år er også en slettelsesgrunn. Hvis noen krever registreringen din slettet på grunn av manglende bruk, er det ditt ansvar å bevise det motsatte for å opprettholde registreringen. Ved å sende inn en erklæring om at merket har vært i sammenhengende bruk i fem år etter registrering får registreringen statusen «incontestable», som gir vern mot nettopp slettelse fra tredjeparter på grunn av manglende bruk.

Krav om representasjon av US fullmektig og kontroller  

På grunn av mislighold av regler og forfalskning av bevis for bruk har USPTO fra august 2019 strammet inn praksisen med hensyn til hvem som har rett til å kommunisere med myndighetene når det gjelder varemerker. Alle utenlandske søkere og merkeeiere må nå søke bistand hos en fullmektig med amerikansk advokatbevilling. Unntaket er ved utpeking av USA i en internasjonal søknad/registrering. Da krever man ikke en lokal representant for selve utpekingen, men senere kommunikasjon med USPTO må gå via en amerikansk fullmektig.

I tillegg har myndighetene satt i gang et program for kontroll av innsendt bruksdokumentasjon i utvalgte saker. Hvis din sak blir plukket ut for ettersyn, vil du få skriftlig melding om det og krav om å sende inn ytterligere dokumentasjon for bruk.

Dokumenter egnet for å påviser bruk av varemerket

USPTO gir følgende eksempler på hvilke dokumenter som er egnet for å dokumentere bruken av varemerket ditt i USA:

For varer:

  • Fotografier som viser varemerket på en etikett eller merkelapp festet til varene.
  • Hengeetiketter eller merkelapper som viser varemerket og varens generiske navn sammen med annen informasjon som typisk blir skrevet på en slik etikett ved salg.
  • Skjermutskrifter fra nettsider med URL adresse og dato for tilgang eller utskrift som viser merket slik det blir brukt sammen med varene på utsalgsstedet.
  • Fotografier av varemerket på produktpakning, hvor varene er synlige gjennom innpakningen.
  • Fotografier av varemerket på produktpakning hvor pakningen også opplyser hvilken vare som er inni pakningen.

For tjenester:

  • Kopi av kataloger eller brosjyrer hvor varemerket er brukt i markedsføring av tjenestene.
  • Fotografier som viser varemerket på butikk- eller restaurantskilt.
  • Fotografier som viser merket på tjenestebiler.
  • Skjermutskrifter fra nettsider med URL adresse og dato for tilgang eller utskrift som viser varemerket i bruk i forbindelse med salg eller frembydelse av tjenester.

For at bruksbevis skal kunne knyttes til relevant bruksperiode er det viktig at dokumentene er daterte.

Dette betyr brukskravet i USA for deg

På grunn av amerikansk varemerkelovs krav om bruksdokumentasjon og tredjeparters muligheter til å kreve et merke slettet på grunn av manglende bruk, anbefaler Håmsø Patentbyrå deg å tenke strategisk før du setter i gang med en varemerkesøknad i USA.

For det første er det lurt å gjøre noen undersøkelser for å se om det finnes lignende varemerker i bruk, og om de er registrerte.

Tenk også nøye gjennom hvilke varer og tjenester du har behov for å få beskyttet i USA. Det kan være at behovet ditt der ikke er det samme som her i Norge.

Til sist bør du vurdere når det er aktuelt å inngi søknad i USA. Her bør du planlegge godt, slik at du ikke sender inn en søknad for tidlig og dermed får en frist til å dokumentere bruk før kommersialisering har startet, og heller ikke for sent, slik at du risikerer at noen går foran deg i køen.

Med god planlegging kan du også unngå tilleggskostnader med for eksempel fristforlengelser for innsending av bruksdokumentasjon.

Få profesjonell hjelp hos Håmsø Patentbyrå

Ta kontakt med Håmsø Patentbyrås rådgivere innen varemerke og design, og fortell oss om hvilke planer du har for satsing i USA. Vi kan bidra med råd, forundersøkelser og varemerkesøknader.

Andre innlegg

Takk og velkommen!

Takk og velkommen!

Håmsø Patentbyrå er vel på plass i nye lokaler. Vi ser frem til gode møter og events med både nåværende og fremtidige samarbeidspartnere.