Ut i verden med patentsøknaden din?

Du har akkurat pustet ut etter å ha mottatt den første offisielle uttalelsen fra Patentstyret, så kommer spørsmålene fra oss: Skal du utenlands? Har du gjort endringer på oppfinnelsen? Skal vi sette i gang arbeidet med PCT-søknad?

Av Gro Katarina Andorsen

5. mai, 2021

Det er mye å tenke på og ta stilling til hvis du vil søke patent utenfor Norge. Illustrasjon: Shutterstock/Unsplash.

I artikkelen «Forvirret av patentprosessen?» så vi på noen begreper forbundet med det å søke patent, og da særlig i Norge. Vi fortsetter her på vårt tenkte eksempel, der du begynner patentprosessen i Norge og går videre herfra. Har du først funnet opp noe genialt, er det like greit å legge verden under sine føtter, ikke sant?

Den første offisielle uttalelsen fra Patentstyret kan være til stor hjelp. Uttalelsen kan gi en indikasjon på om søknaden inneholder noe patenterbart, og den kan gi nyttige tips til hvordan søknaden kunne vært forbedret. Kanskje har du også videreutviklet oppfinnelsen din i mellomtiden, og ønsker å tilføye noe til søknaden. Et første steg på ferden mot utlandet kan altså være å forbedre søknaden.

Hvis du ikke allerede vet hvilke land du vil satse på, er tiden nå helt klart inne til å tenke på det. Dersom du vet at du skal inn i minst to andre land enn Norge, og du gjerne vil holde mange muligheter åpne, lønner det seg å starte utenlandsturen med en PCT-søknad. Og med PCT-søknaden kommer en rekke nye ord å forholde seg til. Og forkortelser. La oss ikke glemme forkortelser. Du skal få en innføring i dem her.

PCT – kort fortalt

PCT står for Patent Cooperation Treaty som oversatt til norsk blir Patentsamarbeidskonvensjonen. PCT-ordningen er et samarbeid mellom 153 land, og her kan du levere inn én patentsøknad som i utgangspunktet gjelder for alle medlemslandene. PCT-systemet tilbyr en enhetlig prosedyre for innlevering av patentsøknader og en første vurdering av søknaden internasjonalt.

PCT-systemet er organisert med mottakskontorer, granskingsmyndigheter og et kontor for «formelle greier». For den norske søknaden din hadde Patentstyret alle disse tre funksjonene, men for PCT-søknader er dette fordelt på en rekke kontorer. Det skyldes at et verdensomspennende samarbeid som skal tilrettelegges for søkere fra alle land, må ha noen felles instanser, og noe fordelt utover.

Hvor du kan levere inn søknaden din, og hvem som gransker den, er avhengig av nasjonalitet eller bosted. Når vi leverer inn en PCT-søknad, leverer vi den som regel til Patentstyret som da fungerer som mottakskontor. De sjekker søknaden for formelle mangler og sender den videre til gransking hos den granskingsmyndigheten vi har valgt. I tillegg sender de en kopi til International Bureau (IB), som er det tidligere nevnte kontoret for «formelle greier» for alle verdens PCT-søknader.

Heldigvis er det mange likhetstrekk mellom PCT-prosessen og patentprosessen i Norge, men hold deg fast, det er litt nytt å holde styr på også.

 

PCT-systemet er komplisert, men denne oversikten som er hentet fra WIPOs nettside, oppsummerer det fint. Ytterligere informasjon vedrørende denne illustrasjonen, finner du her.

Ord og uttrykk – spesielt for PCT

PCT-ordningen består av en internasjonal fase og en etterfølgende, nasjonal fase. I den internasjonale fasen får man ikke patent. Den internasjonale fasen reguleres av et felles PCT-regelverk, mens den nasjonale fasen reguleres av det enkelte lands lovgivning. Det kalles gjerne «regional fase» i stedet for nasjonal fase der hvor søknaden går inn i en region, som for eksempel EPO (European Patent Office, et europeisk patentsamarbeid som vil bli omtalt i en oppfølgingsartikkel).

Internasjonal fase

Granskingsmyndighetene i PCT-systemet betegnes ISA (International Searching Authority) og i Norge kan vi velge mellom EPO, NPI og PRV som er henholdsvis det europeiske patentverket, Nordisk Patentinstitutt og Patent- och registreringsverket i Sverige.

ISA utarbeider en granskingsrapport (ISR = international search report) og en uttalelse. Uttalelsen kalles i dette systemet en «written opinion» (WO) og den er i utgangspunktet ikke bindende for patentmyndighetene i de enkelte land. Granskingsrapporten og «written opinion» tilsvarer den norske realitetsuttalelsen. Det blir også i PCT lagt frem en oversikt over kjent teknikk og en vurdering av patentkravenes nyhet og oppfinnelseshøyde.

Du ikke svare på «written opinion», men du kan. Velger du å svare, så gjør du det ved å levere en «demand» som også kan kalles å ta søknaden over i «fase 2/chapter II».

Én av fordelene med å argumentere og/eller gjøre endringer i patentkravene i internasjonal fase er at det kan være med på å begrense saksbehandlingstiden i de enkelte land når søknaden går inn i nasjonal/regional fase.

Nasjonal/regional fase

30* måneder etter prioritetsdatoen, altså den datoen den norske søknaden din ble innlevert, utløper den internasjonale fasen. Hvis søknaden din ikke da har karret seg over i nasjonal fase, så dør den. For å starte den nasjonale fasen kreves aktiv handling overfor de land eller regioner søknaden skal gjøres gjeldende i: det kan være avgifter som skal betales, oversettelse som må leveres og fullmakter som må skaffes til veie. Dette arbeidet må altså begynnes i god tid. I noen tilfeller ønsker søker å fremskynde prosessen for å få patent raskere i enkelte land. Det er da fullt mulig å gå inn i nasjonal fase tidligere enn 30 måneder.

Med seg fra internasjonal fase, får søknaden en rapport, IPRP = International Preliminary Report on Patentability, som kan gjøre saksgangen raskere, bedre og likere i de enkelte land enn om søknaden ikke hadde vært gjennom internasjonal fase først. Dersom du ikke har svart på uttalelsen i internasjonal fase, er IPRP identisk med den internasjonale granskingsrapporten og «written opinion».

WIPO har en svært bra ordliste som du finner her:

https://www.wipo.int/pct/en/texts/glossary.html

Vi skal likevel ta med en norsk forklaring på noen av de mest brukte forkortelsene. Da begynner vi like godt med WIPO:

WIPO: World Intellectual Property Organization = Verdensorganisasjonen for immaterialrett. En av FNs spesialorganisasjoner. WIPO har som hovedoppgave å fremme utviklingen av immaterielle rettigheter globalt og er den sentrale internasjonale organisasjonen på dette området. PCT-ordningen er en ordning under WIPO.

IB: International Bureau – WIPOs hovedkontor, ligger i Genève og utfører de administrative oppgavene som har med PCT-ordningen å gjøre.

PCT: Patent Cooperation Treaty, som forklart over.

rO: Receiving office (det forkortes gjerne som skrevet, med liten r og stor O) – er et kontor som kan ta imot innleveringer av PCT-søknader. Det heter at man må innlevere ved «competent receiving office» og dette er avhengig av hvor søker kommer fra eller bor. For oss gjelder det at vi kan levere PCT-søknader til Patentstyret, EPO eller IB som receiving office.

ISA: International Searching Authority – den instans som kan utføre søk i den internasjonale fasen av en PCT-søknad. Hvem som kan være ISA i en bestemt sak, er avhengig av hvilket receiving office som er valgt. (Vi kan bruke EPO, PRV og NPI som ISA.)

ISR: International search report – den internasjonale granskingsrapporten.

NPI: Nordisk patentinstitutt er et samarbeid mellom patentmyndighetene i Danmark, Norge og Island.

PRV: Patent- och registreringsverket i Sverige. (Tilsvarer Patentstyret i Norge.)

IPRP: International preliminary report on patentability. Dette er den endelige rapporten fra den internasjonale fasen.

Tidsfrister

Tidsfristene i PCT-systemet er en historie for seg selv. Fristene beregnes enten fra prioritetsdatoen eller fra en offisiell kommunikasjon, eller begge deler. For eksempel er fristen for å levere demand, altså svare på uttalelsen, 22 måneder fra innlevering eller 3 måneder fra ISA oversender uttalelsen. Det er alltid den lengste fristen som gjelder. Den store lykken for deg som søker, er at vi hos Håmsø Patentbyrå holder styr på disse fristene for deg, og maser med voksende intensitet etter hvert som fristene nærmer seg, alt avhengig av hvor viktige de er.

Det er lite man når det gjelder en PCT-søknad, men det er mye man kan … Vi kan levere kravendringer, vi kan argumentere, vi kan be om at en annen instans gjør en ekstra gransking – alt i den hensikt å få en så positiv sluttrapport, IPRP, som mulig. Men det er én ting vi og det er å overholde fristen for nasjonal videreføring, altså se til å få søknaden over i nasjonal fase i tide. Denne fristen er for mange land 30 måneder, som nevnt over (*), men det er også mange land/regioner (deriblant EPO) som opererer med frist på 31 måneder.

Håmsø -en trygg samarbeidspartner

Med Håmsø Patentbyrå til å håndtere dine patentsøknader, har du en trygg samarbeidspartner til å passe på alle tidsfrister, videreformidle uttalelser, informere om muligheter og diskutere strategi og veivalg med. Kanskje skulle du visst litt mer om hva du bør tenke på når du skal velge land?

Du er velkommen til å ta kontakt.

Andre innlegg

Det norske paradoks

Det norske paradoks

Sverige, Danmark og Sveits har flere ganger så mange patentsøknader per innbygger som Norge. Økt globalisering og mer aktiv håndhevelse av patenter gjør norske bedrifter mer bevissthet om immaterielle rettigheter.